Le juge magistrat Figueredo « met en lumière » les normes de découverte pour les alternatives potentielles non contrefaisantes

Le 22 août 2022, la juge magistrate Valerie Figueredo (S.D.N.Y) a accordé une requête du fabricant de trackers solaires FCX Solar, LLC («FCX») pour obliger la production de documents relatifs au développement par le défendeur FTC Solar, Inc («FTC») d'un produit de suivi solaire de « nouvelle génération ». Voir FCX Solar LLC c. FTC Solar Inc., n° 1:21-CV-03556, 2022 BL 293064 (S.D.N.Y. 22 août 2022). Amortisseur solaire, batterie au lithium, actionneur de suivi solaire, contrôleur de suivi solaire, réducteur à vis sans fin série NMRV, moteur à engrenage planétaire, pompe solaire

Les systèmes de « suiveurs solaires » font tourner les panneaux solaires pour suivre le soleil afin de générer plus efficacement de l'électricité. FTC fabrique deux types de systèmes de suivi solaire qui, selon FCX, enfreignent son brevet '782. FCX a cherché à découvrir la conception, le développement, la fabrication et la production de ces systèmes, ainsi qu'un système de "nouvelle génération" créé par la FTC mais non accusé de contrefaçon. La FTC a refusé de fournir une découverte dans la conception de nouvelle génération, alléguant qu'une telle découverte n'est pas pertinente pour les revendications de FCX. Amortisseur solaire, batterie au lithium, actionneur de suivi solaire, contrôleur de suivi solaire, réducteur à vis sans fin série NMRV, moteur à engrenage planétaire, pompe solaire

FCX a décidé d'obliger la production de documents relatifs à la conception de nouvelle génération de FTC. Il a fait valoir que les documents étaient pertinents pour trois raisons : (1) ils ont informé l'analyse des dommages-intérêts de FCX, en particulier son analyse de la disponibilité d'alternatives non contrefaisantes ; (2) ils étaient pertinents pour l'action en contrefaçon délibérée de FCX, car ils pouvaient montrer que la conception de nouvelle génération de FTC était spécifiquement "conçue autour" du brevet de FCX ; et (3) ils étaient pertinents pour la défense affirmative de la non-évidence de FCX.

Le juge magistrat Figueredo était d'accord avec les trois arguments de FCX, estimant que FCX "a fait une démonstration détaillée établissant pourquoi les informations qu'elle recherche sont pertinentes pour son cas, et le défendeur n'a pas fait valoir que la découverte recherchée est cumulative ou contraignante". Op. à 3. Le juge Figueredo a d'abord constaté que les documents relatifs à la conception de nouvelle génération étaient pertinents pour l'analyse des dommages-intérêts de FCX, car l'existence d'un produit alternatif non contrefaisant pourrait affecter la redevance raisonnable accordée à FCX dans une négociation hypothétique. Op. à 4-7. Elle a rejeté l'argument de la FTC selon lequel l'existence d'une alternative non contrefaisante ne pouvait qu'aider la défense de la FTC et n'avait aucun rapport avec les allégations de FCX, estimant que "si éviter la contrefaçon serait difficile ou coûteux. . . qui en soi pourrait justifier une plus grande redevance raisonnable. Op. à 5. Le juge Figueredo n'était pas non plus convaincu par les affaires indiquant que les produits non accusés doivent être "raisonnablement similaires" aux produits accusés pour justifier la découverte. Dans ces cas, a-t-elle constaté, la découverte de produits non accusés visait à déterminer si le produit non accusé portait effectivement atteinte, et non, comme en l'espèce, à éclairer l'analyse des dommages-intérêts du plaignant. Op. à 6.

Le juge Figueredo a également convenu avec FCX que les documents demandés sont pertinents pour la plainte pour contrefaçon délibérée de FCX, car une lettre de l'avocat général de la FTC a déclaré que le système de nouvelle génération "ne viole pas" le brevet de FCX car il n'inclut pas "un piston d'amortisseur ayant des ports de différentes tailles. Op. à 8. Enfin, le juge Figueredo a conclu que les documents de conception de nouvelle génération étaient pertinents pour des considérations secondaires de non-évidence, même si la conception a été développée après le dépôt de la demande de FCX pour le brevet '782. Voir Op. à 9. Amortisseur solaire, batterie au lithium, actionneur de suivi solaire, contrôleur de suivi solaire, réducteur à vis sans fin série NMRV, moteur à engrenage planétaire, pompe solaire